En la actualidad, raro es el procedimiento judicial por infracción de marca en el que no se discuta entre los actos infractores una conducta realizada a través de medios electrónicos.

Esta multitud de herramientas destinadas a la comercialización o prestación de productos y servicios hace que la infracción de marca pueda producirse hoy en una gama de medios mucho más amplia que el reducido espectro del pasado.

El mayor problema que esto supone para el titular de una marca registrada es que muy raramente será capaz de controlar que terceras partes no se entrometan en la esfera de exclusiva que su derecho le reserva, mediante el uso sin autorización de signos idénticos o similares por cualesquiera de los medios a los que nos hemos referido.

De hecho, la similitud no necesita ser exclusivamente visual o denominativa para que el titular pueda impedir el uso de otro signo, sino que puede ser solamente fonética (véase como ejemplo ilustrativo la sentencia del Tribunal General en el asunto T-346/09, que consideró que existía semejanza fonética entre KAN-OPHTAL y BAÑOFTAL).

Para controlarlo por sí mismo, el titular necesitaría llevar a cabo ímprobos esfuerzos de monitorización periódica en internet de posibles usos infractores, lo que requiere un barrido continuo de páginas web, marketplaces, redes sociales, aplicaciones móviles, etc. Esta labor de investigación es prácticamente irrealizable sin apoyo externo.

Medidas de vigilancia de marcas

Afortunadamente, el desarrollo tecnológico no ha servido únicamente para incrementar la variedad de medios susceptibles de canalizar infracciones marcarias; también ha puesto a disposición de los titulares las armas necesarias para defenderse.

Gracias al desarrollo de un potente conjunto de algoritmos especialmente creados para este propósito defensivo es posible controlar los usos de una marca en la red. Programas informáticos avanzados rastrean los recovecos de internet para averiguar si un tercero, en cualquier lugar del mundo, está realizando una conducta potencialmente infractora a través de cualquier tipo de medio electrónico.

Este tipo de programas son la base de lo que habitualmente se conoce como la “vigilancia en internet”. El modo habitual de funcionamiento del servicio de vigilancia, combinando informática e intervención humana, es el siguiente:

• se determina la marca o marcas que se desea que sean objeto de vigilancia;
• se establecen los medios concretos a vigilar, pudiendo discriminar entre subcategorías (por ejemplo, dentro de la categoría de marketplaces, vigilar Aliexpress pero no Amazon);
• se configuran los parámetros oportunos para que los resultados se ajusten al propósito de la vigilancia de la mejor forma posible (por ejemplo, elaborando “listas blancas” de distribuidores autorizados, cuyos medios serán eliminados de los informes de vigilancia); y
• finalmente, durante el período de activación del servicio de vigilancia, se recopilan los usos detectados potencialmente infractores y se entregan en un informe para su revisión y valoración de las acciones a tomar.

Actuaciones post-vigilancia

La práctica de la vigilancia es una de los elementos imprescindibles para “limpiar” la red de usos infractores. El otro, sin el cual los esfuerzos de vigilancia carecerían de sentido, lo definen las actuaciones de carácter legal que necesariamente tendrán que seguirles para acabar de manera efectiva con la violación de los derechos de marca del titular afectado por las infracciones detectadas.

El proceso post-vigilancia consta de dos etapas básicas, a las que les pueden suceder otras, dependiendo del desarrollo de los eventos. Las dos fases iniciales son:

• un estudio de los antecedentes y del concreto uso que se reputa infractor; y
• la preparación y envío al infractor confirmado de un requerimiento instándole a cesar con carácter inmediato en dicho uso.

En ocasiones ocurrirá que el infractor haga caso omiso a las peticiones del requerimiento o que directamente las rechace. En ese caso, es necesario ir más allá.

Por una parte, dependiendo de si las circunstancias de la infracción lo permiten, se podrá eliminar el acto infractor dirigiéndose al prestador de los servicios a través de los cuales se esté cometiendo la violación. Por ejemplo, se activará el procedimiento de reclamación frente a aquellas redes sociales y marketplaces que estén sirviendo de vía para la actuación infractora del tercero requerido. A título ilustrativo, en caso de que se detecte el uso de una marca infractora en Amazon, será posible interponer una reclamación para la retirada del producto siguiendo la política de denuncia de infracciones de la compañía (aquí).

Por otra parte, si los cauces extrajudiciales se demuestran insuficientes para poner fin a la infracción, quedará como remedio final acudir a un procedimiento judicial por infracción de marca. En ese caso, el objetivo será convencer al Juez de la comisión de la violación del derecho registrado para que ordene al infractor su cese y, en su caso, el resarcimiento de los daños y perjuicios causados En este sentido, un ejemplo sería la Sentencia nº 387/2017 de la Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8ª, que confirmaba la condena a cesar en el uso del signo “RAW” en Facebook y a indemnizar al titular con el beneficio obtenido por el infractor como consecuencia de la infracción).

Medidas complementarias: vigilancia mundial de solicitudes de marca

Se considera que ha habido infracción de una marca cuando se producido un uso ilícito tangible. No obstante, hay ocasiones en las que se puede prever que un uso infractor tendrá lugar en el futuro incluso antes de que ocurra, a la vista de ciertos indicios que usualmente lo preceden.

Uno de los indicios más evidentes de que un tercero pretende llevar a cabo una actividad comercial que podría entrar en colisión con los derechos de un titular marcario, se produce cuando ese tercero solicita ante una oficina de propiedad industrial (OEPM en España, EUIPO en la Unión Europea, USPTO en EE.UU…) el registro de una marca susceptible de crear conflicto con la marca anterior; normalmente, el conflicto se produce por la identidad o similitud entre los signos y por la identidad o semejanza en su ámbito de aplicación comercial.

Para que el titular de la marca anterior esté prevenido con suficiente antelación de este tipo de solicitudes problemáticas, que potencialmente desemboquen en un uso infractor, existe la posibilidad de implantar un programa internacional de vigilancia de solicitudes de marca.

Esta clase de programa permite recibir informes periódicos de solicitudes realizadas por terceros ante las oficinas nacionales de propiedad industrial de un gran número de países, que por su parecido con la marca que se quiere proteger sean incompatibles con ésta.

Esta detección precoz de la intención de terceros de explotar una marca dañina para los derechos del titular anterior conlleva la ventaja fundamental de que, cuando el propietario anterior goce de derechos de marca conforme a la legislación del país en el que se ha detectado la solicitud cuestionada (por tener la marca registrada en ese territorio o por tratarse de una marca notoria no registrada, por ejemplo), será posible presentar una oposición destinada a que la oficina competente deniegue dicha solicitud.

Pero impedir que signos conflictivos accedan al registro de territorios en los que el titular anterior tenga o pueda tener en el futuro un interés comercial no se trata de una maniobra meramente formal. Al contrario, puede ser una medida decisiva de cara a evitar futuras infracciones.

Si no se ejecuta el plan de vigilancia y no se detecta una solicitud problemática, un tercero puede fácilmente obtener un título de registro de marca para ese signo y usarlo posteriormente en el mercado. En esta situación, puede resultar mucho más complicado para el titular anterior reclamar a los servicios de comercio electrónico y redes sociales que eliminen los usos infractores detectados, puesto que ante cualquier reclamación, el tercero simplemente proporcionará a la plataforma una copia del certificado de registro, y ésta se abstendrá de tomar cualquier medida para retirar el contenido infractor.

Por lo tanto, es importante que el titular de una marca registrada que tenga interés en preservar su derecho de exclusiva considere la implantación de un programa global de vigilancia que combine la vigilancia de usos en internet y la vigilancia registral de solicitudes de marca.

Servicios de vigilancia de marcas registradas

La puesta en práctica de servicios de vigilancia en internet es indispensable para poder detectar eficazmente los usos no consentidos de signos que vulneren los derechos de marca del legítimo titular.

Además, un programa de detección de solicitudes incompatibles, a escala mundial o en territorios seleccionados, permite adelantarse a las infracciones y actuar eficazmente en su raíz, antes de que ocurran.

ABG ofrece a sus clientes servicios de vigilancia en colaboración con proveedores de confianza, con los que existe un dilatado historial de cooperación que nos permite obtener los precios más competitivos. A ello se suma el asesoramiento experto proporcionado directamente por ABG, conformando un servicio de un alto valor añadido para aquellos clientes preocupados por posibles infracciones de sus marcas en internet.