Inauguro este lugar de encuentro con uno de los cambios más relevantes en nuestro sistema marcario (conjuntamente con las modificaciones del Reglamento de Marca Comunitaria, que trataremos en otros artículos). Me refiero a la nueva Directiva de Marcas. Y es que, tras intensos y fructíferos debates, el pasado 23 de diciembre de 2015 el Diario Oficial de la UE (L 336/1) publicó la nueva Directiva de Marcas (Directiva (UE) 2015/2436, de 16 de diciembre).
Esta nueva Directiva deroga la anterior del año 2008 e introduce algunas novedades tanto materiales como procedimentales en nuestro sistema de marcas. Ciertamente la transposición a nuestro derecho interno se demorará algunos años (a partir de enero de 2019 en adelante), pero sin duda incluirá modificaciones muy sustantivas en nuestra Ley y Reglamento de Marcas.
La actualización del sistema de protección de las marcas en los Estados miembros debe calificarse como afortunada, especialmente por las necesidades de adaptación y coexistencia con el sistema de marcas comunitaria. De hecho, las novedades procedimentales previstas en la nueva Directiva son deudoras del sistema de marca comunitaria (por ejemplo, la atribución de competencias a órganos administrativos para el conocimiento de las solicitudes de caducidad o nulidad o la posibilidad de reclamar la prueba del uso en caso de oposición a una solicitud de registro).
A continuación, enumeramos algunas de las novedades que alumbra la Directiva:
-Signos que pueden constituir una marca (artículo 3)
Entre las novedades sustantivas, a destacar que la nueva Directiva no exige que los signos “sean susceptibles de representación gráfica”. La inclusión de este presupuesto en las Directivas anteriores ha generado polémica sobre la posibilidad de registrar marcas olfativas, gustativas, táctiles o, por ejemplo, videos.
La necesidad de representar gráficamente y publicar posteriormente las marcas es un requisito aparentemente ineludible para que terceros puedan evaluar una posible oposición al registro o determinar el alcance de su protección. El nuevo texto de la Directiva, más laxo en lo que a la representación gráfica se refiere, parece más proclive a permitir el registro y otorgar protección a otro tipo de signos que generalmente tenían vedado su acceso al registro y protección.
-Procedimiento de caducidad o de declaración de nulidad
Como es sabido, la competencia para declarar la caducidad o nulidad de las marcas nacionales viene atribuida a la jurisdicción civil. Pues bien una de las novedades procedimentales más destacadas es que la Directiva obliga a los Estados miembros a establecer un procedimiento administrativo para conocer de las solicitudes de declaración de nulidad y caducidad. Será, por tanto, la Oficina Española de Patentes y Marcas la que tenga atribuida la competencia para conocer de las solicitudes de nulidad y caducidad, quitando la competencia a los Juzgados y Tribunales que venían conociendo sobre esta materia.
Es así como está regulada la marca comunitaria, siendo con carácter general la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), antes denominada (OAMI), como órgano administrativo, el que conoce de las solicitudes de nulidad y caducidad, dejando a los Juzgados de Marca comunitaria la competencia para conocer de las acciones de violación de derechos. Sin duda un procedimiento administrativo por un órgano especializado agilizará la resolución de estos asuntos y descargará de asuntos a los Juzgados mercantiles.
Suponemos que, en términos similares a los previstos en el Reglamento de marca comunitaria, los Juzgados de Marca Comunitaria tendrán competencia para conocer de dichas solicitudes en algunos supuestos (por ejemplo, en caso de demanda reconvencional de nulidad o caducidad frente a una acción de infracción).
- Falta de uso como defensa (artículo 44)
Entre los medios de defensa del demandado por una acción de violación o una acción de nulidad de marca, se halla la exigencia de que el demandante acredite el uso efectivo y real en España de la marca en virtud de la que demanda. Este instrumento de defensa tiene por objeto evitar que las marcas que no se usen en España puedan utilizarse para impedir el uso legítimo por terceros de esos signos o para obtener su nulidad. Por el contrario, a la hora de solicitar el registro de una marca, nuestra normativa interna no permite exigir esa prueba de uso en caso de que terceros se opongan al registro.
Así las cosas, marcas que no vienen utilizándose en España se utilizan para impedir el registro de solicitudes de marca que sí pretenden ser utilizadas para identificar productos y servicios. En adelante, sí podrá exigirse al oponente que acredite también ante la Oficina Española de Patentes y Marcas el uso, en los mismos términos que puede solicitarse ante los Juzgados y Tribunales. Así las cosas, los solicitantes adquieren nuevas herramientas para defenderse frente a una oposición a su registro de marcas. De hecho, este instrumento de defensa del solicitante ya está previsto en el Reglamento de Marca Comunitaria, con el que la Directiva quiere que las normativas internas se alineen.
Estas son algunas de las novedades que nuestro sistema de marcas introducirá en los próximos años. Las novedades son fruto de la experiencia adquirida por la aplicación del Reglamento de Marca Comunitaria, del que esta Directiva es deudora. Sin duda son cambios sustanciales en su forma y fondo y, en general, merecen una valoración positiva que, en cualquier caso, dará lugar a intensos e interesantes debates sobre su alcance e interpretación.
