1.            Hechos.

En 1999, la compañía Cadbury Schweppes vendió a Coca-Cola/Atlantic Industries (“Coca-Cola”) la titularidad de la marca SCHWEPPES para algunos países de la UE, entre ellos, Reino Unido, reservándose la titularidad de otras, como las registradas en España.

En 2001, Cadbury Schweppes absorbió a la compañía francesa Pernod Ricard S.A., titular de la marca ORANGINA, adoptando el nombre Orangina Schweppes Group, grupo que tras algunas vicisitudes fue adquirido por la japonesa Suntory Beverage & Food Limited (“Suntory”) en 2009 y que es también titular de marcas SCHWEPPES en algunos países de la UE, a través de la compañía inglesa Schweppes Limited. 

Así pues, en la actualidad las marcas SCHWEPPES en la UE están en manos de dos grupos empresariales distintos: Coca-Cola en Reino Unido, entre otros, y Suntory (Schweppes Limited) en España, entre otros.

En mayo de 2014 la licenciataria en exclusiva de la marca SCHWEPPES en España, Schweppes, S.A., interpuso una demanda contra las sociedades Red Paralela, S.L. y Red Paralela Bcn, S.L. por la infracción de sus derechos de exclusiva sobre la marca SCHWEPPES derivada de la comercialización por las demandadas de productos bajo dicha marca en España.

Las demandadas se opusieron a la demanda alegando el agotamiento de los derechos de marca de la actora por tratarse de productos adquiridos en Reino Unido de quien es titular de la marca SCHWEPPES en dicho país (Coca-Cola). Además, las demandadas formularon demanda reconvencional contra la actora y otras sociedades vinculadas a ésta ejercitando varias acciones por ilícitos concurrenciales y actos de competencia desleal.

Durante el transcurso del procedimiento, el Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Barcelona decidió suspenderlo y plantear una cuestión prejudicial ante el TJ para que el Tribunal se pronunciara sobre la interpretación del art. 7.1 de la Directiva 2008/95 (y sobre el art. 15, apartado 1 de la Directiva (UE) 2015/2436 que lo sustituye) a la vista de las circunstancias del caso y su conclusión (C-291/16) fue que el art. 7.1 de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que impide en supuestos como el enjuiciado oponerse a la importación de productos idénticos designados con la misma marca cuando a resultas de los acuerdos de cesión formalizados entre el titular original de la marca y el tercero:

- el titular, solo o coordinando su estrategia de marca con ese tercero, ha seguido promoviendo activa y deliberadamente la apariencia o la imagen de una marca global y única, o

- existen vínculos económicos entre el titular y dicho tercero, en el sentido de que coordinan sus políticas comerciales o se conciertan para ejercer un control conjunto sobre el uso de la marca en el territorio de que se trate.

El Juzgado de instancia consideró que, a la luz de la prueba practicada, existían indicios suficientes para afirmar que concurrían en este caso las dos circunstancias a las que se refiere el TJ y, en consecuencia, desestimó la demanda al considerar agotado el derecho de marca de la actora, así como la demanda reconvencional en la parte de la que no había desistido el actor reconvencional, relativa a las acciones de competencia desleal. La sentencia es recurrida en apelación, solicitándose la estimación íntegra de la demanda.

2. Pronunciamientos.

La Audiencia no comparte las conclusiones alcanzadas por la sentencia de primera instancia. Tras analizar las diferentes premisas sobre las que se basaría la existencia de un consentimiento tácito del titular de la marca que lleve al agotamiento de sus derechos, la Sala concluye que solo cabría quedarse con dos: las referencias que hace el titular de la marca al origen británico del producto y la existencia de un contrato de licencia entre Schweppes Limited y Coca-Cola para que la segunda fabrique y comercialice los productos de la primera en Holanda; y, en opinión de la Sala, ambos datos resultarían insuficientes para concluir que se dan cualquiera de las dos circunstancias que exige el TJ en relación a la imagen global de la marca o la existencia de vínculos económicos.

Por un lado, las referencias al origen británico de la marca están justificadas porque pretenden reivindicar el origen tradicional de la marca y no puede exigirse al titular actual de la marca que no lo haga. Por otro, de la existencia de un acuerdo puntual sobre la licencia del uso de la marca SCHWEPPES en Holanda no cabe inferir la existencia de vínculos económicos que permitan ejercer un control conjunto sobre la marca en todo el EEE que les otorgue la posibilidad de determinar directa o indirectamente los productos en los que figura dicha marca y controlar su calidad.

A la luz de lo anterior, la Sala estima el recurso y, por ende, la demanda de infracción y condena a las demandadas, entre otras cosas, a indemnizar a la actora en la suma de 293.480 euros.

3.            Comentario.

De acuerdo con la interpretación dada por la Audiencia Provincial de Barcelona de la sentencia del TJ, para poder determinar la existencia de un consentimiento tácito por parte del titular de la marca que lleva al agotamiento de sus derechos, la prueba practicada debe ser capaz de demostrar de forma inequívoca que se cumplen las condiciones establecidas por el TJ.