Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de abril de 2019, Öko-Test (C-690/17)

1. Hechos.

Desde 2012, ÖKO-Test Verlag (“ÖKO-Test”), empresa que presta servicios de evaluación de productos y mercados, es titular de marcas de la UE y nacional alemana sobre el distintivo ÖKO-TEST para productos de imprenta y servicios de realización de pruebas y facilitación de información y asesoramiento al consumidor. Las marcas son utilizadas como distintivo de calidad. ÖKO-Test publica y vende en Alemania una revista que proporciona información general al consumidor y que contiene los resultados de las pruebas realizadas por la empresa en diversos productos. En su caso, ÖKO-Test concede al fabricante del producto examinado autorización para colocar en sus productos el distintivo de calidad con el correspondiente resultado, mediante un contrato de licencia. Esta última se mantiene vigente hasta el momento en que ÖKO-Test organiza una nueva prueba para el producto de que se trate.

En 2014, ÖKO-Test presenta demanda por violación de marca contra Dr. Liebe, empresa dedicada a la fabricación y comercialización de pastas de dientes, alegando que aquella no estaba autorizada para utilizar, durante el año 2014, las marcas ÖKO-TEST en virtud del contrato de licencia celebrado en 2005, concedido solo respecto de partidas de productos comercializados por Dr. Liebe en 2005.

El Juzgado de instancia estima la demanda interpuesta por ÖKO-Test. En segunda instancia el Tribunal de Apelación alemán considera correcto entender que el contrato de licencia que ampara el uso del distintivo de calidad ÖKO-TEST había expirado en 2014. Sin embargo, considera dudoso que ÖKO-Test pueda acogerse a su derecho como titular de la marca al amparo del art. 9.1.a) o b) del Reglamento 207/2009 por cuanto que no existe similitud entre los servicios designados por la marca de ÖKO-TEST y los productos para los que dicha marca ha sido utilizada en el tráfico (a saber, dentífricos). En este orden de cosas, el Tribunal de Apelación alemán suspende el procedimiento y plantea al TJ las siguientes cuestiones prejudiciales: i) si el hecho de colocar un signo idéntico o similar a una marca consistente en un distintivo de calidad en productos distintos de aquellos para los que se ha registrado la marca constituye una infracción de la marca y ii) si el titular de una marca de renombre consistente en un distintivo de calidad puede impedir dicho uso.

2. Pronunciamientos.

Por lo que respecta a la primera cuestión, el TJ recordó que, con arreglo al artículo 9 del Reglamento 207/2009 y al artículo 5 de la Directiva 2008/95, el titular de una marca no tiene derecho a prohibir a un tercero el uso de un signo idéntico o similar en productos que no sean idénticos o similares a los productos o servicios para los que se haya registrado la marca, a menos que dicha marca goce de renombre.

El TJ añade que las normas anteriores no difieren cuando la marca en cuestión es un distintivo de calidad, especialmente porque el régimen de marcas de la UE prevé la posibilidad de registrar como marca de certificación de la UE signos específicos, incluidos los que son capaces de distinguir los productos o servicios que están certificados por el titular de la marca en cuanto a la calidad de productos y servicios que no están certificados de tal forma.

En cuanto a la segunda cuestión, el TJ considera que ÖKO-Test puede oponerse al uso de su marca por un tercero, con independencia de si se utiliza para productos o servicios que no sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que esté registrada la marca. Para ello, el titular de la marca deberá demostrar que: (i) la marca en cuestión es renombrada; (ii) el uso infringe o se aprovecha indebidamente del renombre o del carácter distintivo de la marca; y (iii) el tercero no puede probar que el uso de la marca se produce con justa causa.

3. Comentario.

Con este pronunciamiento, el TJ viene a confirmar la protección reforzada otorgada a las marcas renombradas, al permitir al titular de las mismas oponerse a un uso no autorizado por un tercero de signos idénticos o similares al suyo para productos y/o servicios diferentes.

La peculiaridad del presente caso reside en la delimitación del alcance de la protección otorgada a las marcas individuales, que no difiere cuando la marca en cuestión es un distintivo de calidad. Ello encuentra su razón de ser en la posibilidad de registrar como marca de certificación de la UE este tipo de signos, que certifican la calidad de un producto o servicio, diferenciándolo de aquellos que no están certificados de tal forma.

En definitiva, se trata de una sentencia muy relevante dado que el TJ recuerda a los titulares de marcas individuales consistentes en distintivos de calidad, que éstas deberían ser registradas como marcas de certificación para poder oponerse a su uso no consentido por parte de terceros, con independencia de que las mismas puedan ser renombradas o no.