Sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de septiembre de 2022, IRnova (C-399/21)
01 · Hechos
La sociedad sueca FLIR System AB (en adelante, “FLIR”) instó la protección de varias invenciones a través de solicitudes de patente internacionales, completadas posteriormente con solicitudes de patente europea, estadounidense y china, así como de patentes estadounidenses expedidas a FLIR sobre la base de estas últimas solicitudes.
La sociedad sueca IRnova AB (en adelante, “IRnova”), que en el pasado mantuvo relaciones comerciales con FLIR, demandó a esta última, sosteniendo que esas invenciones habían sido realizadas por uno de los empleados de IRnova y reivindicando que: (i) dicho empleado debía ser considerado inventor o, al menos, coinventor de las invenciones; (ii) IRnova, en su condición de empleador, debía ser considerada la titular de las referidas invenciones, las cuales FLIR había presentado en nombre propio sin tener derecho a hacerlo.
En fase de recurso, el Tribunal de Apelación en Materia de Patentes, Marcas y Mercantil sueco se declaró competente para conocer del recurso de IRnova en lo relativo a las invenciones objeto de las solicitudes de patentes europeas, e incompetente para conocer respecto de las solicitudes de patentes chinas y estadounidenses, basando su falta de competencia en la regla de competencia exclusiva establecida en el artículo 24, punto 4 del Reglamento (UE) 1215/2012 (en adelante, “Reglamento Bruselas I bis”) que se reproduce a continuación: «Son exclusivamente competentes, sin consideración del domicilio de las partes, los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros que se indican a continuación: [...] 4) en materia de inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos y demás derechos análogos sometidos a depósito o registro, independientemente de que la cuestión se haya suscitado por vía de acción o por vía de excepción, los órganos jurisdiccionales del Estado en que se haya solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depósito o registro en virtud de lo dispuesto en algún instrumento de la Unión o en algún convenio internacional.»
IRnova interpuso recurso de apelación contra la resolución de incompetencia y el órgano remitente (el Svea hovrätt – Tribunal de Apelación con sede en Estocolmo) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la cuestión prejudicial siguiente: «¿Está comprendido en el ámbito de la competencia exclusiva prevista en el artículo 24, punto 4, del Reglamento Bruselas I bis un recurso, basado en la presunta condición de inventor o de coinventor, cuyo fin es que se declare la existencia del derecho legítimo sobre una invención objeto de solicitudes de patente nacionales y de patentes registradas en un país tercero?».
02 · Pronunciamientos
La respuesta del Tribunal de Justicia es clara. La competencia exclusiva del artículo 24, punto 4 del Reglamento Bruselas I bis no contempla una situación en la que las patentes sean presentadas o expedidas fuera de Estados miembros, como Estados Unidos y China, por lo que queda fuera de su ámbito de aplicación.
El Tribunal de Justicia abunda en la no aplicabilidad del artículo 24.4 basándose también en
el hecho de que el asunto principal no es un litigio «en materia de inscripciones o validez de patentes», de modo que no es necesario reservarlo a los órganos judiciales que tienen una proximidad material y jurídica con el registro.
En concreto, la cuestión controvertida del litigio versa sobre si debe considerarse que FLIR es titular del derecho sobre las invenciones, lo cual queda fuera de lo que cabría interpretar como un litigio en materia de inscripciones o validez de patentes por los siguientes motivos:
La identificación del inventor es una cuestión previa y, por tanto, distinta de la solicitud de patente o expedición de esta. Además, aun cuando ello implique la necesidad de realizar un examen de las reivindicaciones a efectos de determinar el grado de contribución de las partes, tal examen no se referiría al carácter patentable.
Tampoco se refiere a la validez de la presentación, puesto que el litigio tiene por objeto determinar el derecho sobre las invenciones en sí mismas. En este sentido, aclara el Tribunal de Justicia que el hecho de que la inexistencia de un derecho sobre la invención pueda constituir una causa de nulidad carece de pertinencia en lo que respecto a la competencia para conocer de litigios relativos a la condición de inventor.
03 · Comentario
El fallo de la Sentencia es congruente con la jurisprudencia del propio Tribunal de Justicia, que viene señalando que la cuestión de determinar a qué patrimonio personal pertenece un título de propiedad intelectual no presenta, con carácter general, un vínculo de proximidad material o jurídica con el lugar de registro de dicho título. Esta Sentencia aporta mayor certeza sobre el caso concreto de un litigio en el que el asunto principal trata sobre la determinación de la condición de inventor de una patente presentada y/o expedida en países terceros, confirmando la no aplicabilidad de la regla de competencia exclusiva del artículo 24.4 Reglamento Bruselas I bis.
Recordemos que la aplicación de dicha regla de competencia exclusiva priva a las partes de elegir un fuero que, de otro modo, sería suyo, pudiendo incluso someterlas a una jurisdicción distinta a la de su domicilio, por lo que se trata de una regla específica de competencia que debe interpretarse de manera restrictiva.
