Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de octubre de 2022, Perfumesco.pl (C-355/21)

01 · Hechos

La sentencia trae causa de una cuestión prejudicial planteada en el contexto de un litigio en Polonia entre Perfumesco.pl sp. z o.o. sp.k. y Procter & Gamble en relación con una acción dirigida a la destrucción de mercancías como consecuencia de una supuesta vulneración de derechos conferidos por una marca de la Unión.

Procter & Gamble, en su condición de fabricante de productos de perfumería HUGO BOSS y licenciatario de la correspondiente marca de la Unión, interpuso acción por infracción contra Perfumesco.pl sp. z o.o. sp. Los hechos se refieren a actividades comerciales de venta al por mayor de productos de perfumería en una tienda en línea. La demandada enviaba regularmente listas de precios a vendedores de productos cosméticos en línea, proponiendo la venta, en particular, de muestras de productos de perfumería que llevan la marca HUGO BOSS y la mención «Tester».

Con anterioridad, un agente judicial había procedido en Polonia a la incautación de perfumes, de aguas de tocador y de aguas perfumadas cuyos embalajes llevaban la marca HUGO BOSS y que resultaron ser “probadores” puestos a disposición gratuitamente a los vendedores y distribuidores autorizados por PROCTER & GAMBLE únicamente a efectos de presentación y promoción de los cosméticos; productos designados con códigos que indicaban que estaban destinados por el fabricante a ser comercializados fuera del territorio del EEE; y productos cuyos códigos de barras colocados en los embalajes habían sido suprimidos o tapados.

No fue objeto de debate que los productos eran “originales”. PROCTER & GAMBLE alegaba que HUGO BOSS no había consentido su comercialización en el EEE. Tampoco hubo dudas en cuanto a la calificación jurídica del ilícito, al tratarse de comercio paralelo. La cuestión era otra.

El tenor literal de una norma polaca sólo parece admitir la destrucción de la mercancía en las acciones por infracción si los productos han sido “fabricados o marcados” de manera ilícita, lo que no era el caso: la mercancía objeto de la acción judicial era ilícita por la forma en que se comercializó, pero su fabricación y marcado eran originales.

En esa tesitura el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 10, apartado 1, de la Directiva 2004/48 debe interpretarse en el sentido de que se opone a la interpretación de una disposición nacional según la cual una medida de protección consistente en la destrucción de mercancías no puede aplicarse a mercancías que han sido fabricadas y en las que se ha colocado una marca de la Unión con el consentimiento del titular de esta, pero que han sido comercializadas en el EEE sin su consentimiento.

02 · Pronunciamientos

La sentencia recuerda que conforme al tenor del artículo 10, apartado 1, de la Directiva 2004/48, los Estados miembros tienen la obligación de garantizar «que las autoridades judiciales competentes puedan ordenar, a petición del solicitante, que se tomen las medidas adecuadas respecto de las mercancías que dichas autoridades hayan descubierto que infringen un derecho de propiedad intelectual». Entre estas medidas gura la prevista en el artículo 10, apartado 1, letra c), a saber, la destrucción de mercancías.

De esta norma se desprende, a juicio del Tribunal de Justicia, que esta disposición no limita la aplicación de las medidas correctivas que prevé a determinados tipos de infracciones de un derecho de propiedad intelectual. Además, de conformidad con el artículo 10, apartado 3, de la Directiva, interpretado a la luz del considerando 17 de esta, al considerar una petición de medidas correctivas deberán tenerse en cuenta tanto la necesidad de que las medidas orde- nadas sean proporcionales a la gravedad de la infracción como los intereses de terceros. Así pues, corresponde a las citadas autoridades decidir la medida que debe adoptarse en cada caso concreto.

La sentencia añade que esta interpretación del artículo 10 de la Directiva 2004/48 está en línea con lo que dispone, en el plano internacional, el artículo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC, a tenor del cual las autoridades judiciales podrán «ordenar que las mercancías que se haya determinado que son mercancías infractoras sean, sin indemnización alguna, apartadas de los circuitos comerciales». Así, el artículo 46 no limita su ámbito de aplicación a una categoría precisa de infracciones de los derechos de propiedad intelectual. Por el contrario, se refiere, habida cuenta de su formulación muy general, a todas las mercancías respecto de las cuales se haya descubierto que infringen, de cualquier modo, un derecho de propiedad intelectual.

A mayor abundamiento, el Tribunal de Justicia recuerda que la Directiva 2004/48 establece un parámetro mínimo de respeto de los derechos de propiedad intelectual y no impide a los Estados miembros establecer medidas más protectoras. En cambio, los Estados miembros no pueden establecer medidas menos protectoras, restringiendo, en particular, la aplicación de las medidas previstas en dicha Directiva a determinados tipos de infracciones de los derechos de propiedad intelectual.

Habida cuenta estas consideraciones, la Sentencia responde a la cuestión planteada declarando que el artículo 10, apartado 1, de la Directiva 2004/48 debe interpretarse en el sentido de que se opone a la interpretación de una disposición nacional según la cual una medida de protección consistente en la destrucción de mercancías no puede aplicarse a mercancías que han sido fabricadas y en las que se ha colocado una marca de la Unión con el consentimiento del titular de esta, pero que han sido comercializadas en el EEE sin su consentimiento.

03 · Comentario

Es, cuando menos, curioso constatar cómo el tenor literal de una norma puede justificar el planteamiento de cuestiones prejudiciales en asuntos que parecen de una claridad manifiesta.

La medida de remoción frente a una infracción de derechos de marca comprende sin ningún género de dudas, la destrucción de la mercancía objeto de la acción. Pero si una norma con gura la destrucción como una medida ligada a la “fabricación” de la mercancía ilícita, esta defectuosa redacción puede dar pie a que el caso llegue, tras varios años de litigio, al Tribunal de Justicia. Porque hay casos, como las importaciones paralelas, en que la mercancía ha sido fabricada de forma lícita pero su comercialización no lo es.

Como bien apunta la sentencia que se comenta, las medidas de cesación se aplican a las infracciones del derecho de marcas cualquiera que sea la clase de infracción de que se trate. En este caso la mercancía era “ilícita” no por origen sino por destino; no por haber sido fabricadas sin el consentimiento del titular de la marca, sino por faltar el consentimiento en cuanto a su comercialización posterior.