Cada vez más, la innovación nace de la unión de fuerzas entre varias entidades, tanto públicas como privadas, que aportan sus recursos y expertise para sacar adelante proyectos científico-técnicos. Estas colaboraciones son frecuentemente muy fructíferas y ofrecen grandes posibilidades para las partes que, incluso, resultan en la creación de start ups o spin offs. Pero, a su vez, son muy complejas, porque en ellas confluyen los diferentes intereses de los participantes.  

Sin duda, las cuestiones relativas a la propiedad industrial e intelectual son uno de los grandes temas a negociar ante esos proyectos conjuntos porque los principales resultados que se obtienen consisten en activos intangibles. En este sentido, los objetivos de las partes son a menudo diferentes, pero no contrapuestos, por lo que regular los derechos y las obligaciones de los participantes en esta materia se hace indispensable.

Confidencialidad y publicaciones

Un caso frecuente de colaboración es el de empresas privadas y departamentos de investigación de universidades públicas. El objetivo de las primeras, suele ser explotar comercialmente los resultados, por lo que obtener la exclusividad que confiere una patente es una de sus prioridades. A las segundas, en cambio, les suele mover la generación de conocimiento y realizar publicaciones científicas. Es posible que haya unos terceros implicados: las instituciones públicas nacionales o europeas que aportan fondos para financiar el proyecto.

Como es sabido, la divulgación prematura de una invención es un claro obstáculo a su patentabilidad, por lo que alcanzar un acuerdo en cuanto a la hoja de ruta que se seguirá es vital para satisfacer los intereses de los implicados en la colaboración. También es frecuente establecer que, antes de que una de las partes realice alguna publicación (generalmente las universidades), sea necesario solicitar autorización a la otra. De esta manera, todas ellas pueden satisfacer sus objetivos sin poner en riesgo el interés del resto.

Background IP

Pero a la hora de firmar un acuerdo que regule la colaboración hay que definir las cuestiones de propiedad industrial para cada una de las etapas del proyecto. De hecho, algo también habitual es que las partes aporten recursos protegidos por derechos de propiedad industrial de los que son titulares a la colaboración; es lo que se conoce como “background IP” y bajo esa etiqueta se recoge, por ejemplo, software, patentes, know-how, etc.

Todos esos activos deben quedar reflejados en el acuerdo de colaboración, en el que también deber explicarse cómo se van a utilizar a lo largo del proyecto de investigación diferenciándose claramente de los que se obtengan a posteriori.

Propiedad industrial obtenida

Regular los resultados desde un punto de vista de titularidad de la propiedad industrial es, sin duda, primordial. A menudo, las universidades y los centros de investigación públicos quieren reservarse el derecho de utilizar las invenciones obtenidas con finalidad docente, de formación o de investigación, aunque no tengan un especial interés en explotarlas o en conceder licencias. La empresa, por su parte, sí que suele encargarse de esa explotación y habrá que llegar a un acuerdo sobre los beneficios que, en el caso de obtenerse, le transferirá al ente público.

Más allá de la explotación comercial o académica de la invención, otra cuestión sobre la mesa de negociación tiene que ver con el mantenimiento de los derechos y la responsabilidad frente a terceros ante posibles infracciones.

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Laura Montoya / Asociada | Responsable Dpto. Legal & Litigación ABG IP

Laura es abogada especializada en propiedad industrial, intelectual y nuevas tecnologías desde 2002 y es la responsable de nuestro departamento Legal y de Litigios. Tiene amplia experiencia en las áreas civil y mercantil y, más concretamente, en el asesoramiento legal relativo a la protección de los activos intangibles (patentes, modelos de utilidad, diseños, secretos empresariales, marcas derechos de autor y nuevas tecnologías). En particular, Laura asesora en la redacción y negociación de todo tipo de acuerdos sobre activos intangibles e interviene en procedimientos judiciales en materia de propiedad industrial e intelectual y competencia desleal.